Nhãn hiệu có yếu tố mô tả nhưng đã và đang được sử dụng với chức năng nhãn hiệu, được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi, đạt được khả năng phân biệt đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan sẽ được coi là có khả năng phân biệt.
Xanh, sạch, đẹp, ...là những tính từ mang tính chất mô tả sự vật, hiện tượng. Khi đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ, liệu những từ mang tính chất mô tả như trên có được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền cho nhãn hiệu hay không? Ở Việt Nam và nước ngoài, bảo hộ nhãn hiệu có cấu tạo chủ yếu từ các thành
phần mang tính mô tả luôn là điều khó khăn vì kiểu nhãn hiệu này không có khả năng phân biệt. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ và không ít trường hợp đã thành công khi đăng ký nhãn hiệu mà yếu tố cẩu thành có tính chất mô tả.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Quy định pháp luật sở hữu trí tuệ về đăng ký nhãn hiệu có yếu tố mô tả
Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 (gọi tắt là Luật SHTT) quy định về đăng ký nhãn hiệu có yếu tố mô tả như sau:
1. Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây: c) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; d) Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh".
Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, quy định:
- "39.3 Đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu dạng chữ viết, chữ số (sau đây gọi là “dấu hiệu chữ”) theo quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Trừ các trường hợp ngoại lệ quy định tại điểm 39.5 của Thông tư này, các dấu hiệu chữ sau đây bị coi là không có khả năng phân biệt: g) Một từ hoặc một tập hợp từ mang nội dung mô tả chính hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu như dấu hiệu chỉ dẫn về thời gian, địa điểm, nguồn gốc địa lý (trừ trường hợp nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của hàng hoá hoặc nhãn hiệu tập thể), phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất (trừ trường hợp nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của hàng hoá, dịch vụ), thành phần, công dụng, giá trị của hàng hoá, dịch vụ; h) Một từ hoặc một tập hợp từ có ý nghĩa mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ nhãn hiệu".
- "39.5 Các ngoại lệ sau đây được áp dụng khi đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình: a) Dấu hiệu thuộc các trường hợp nêu tại các điểm 39.3.a, b, c, g, h và các điểm 39.4.a, b, c, d, e của Thông tư này đã và đang được sử dụng với chức năng nhãn hiệu và được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi và nhờ đó nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan; b) Để được áp dụng ngoại lệ này, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về việc sử dụng một cách rộng rãi nhãn hiệu đó (thời gian bắt đầu sử dụng, phạm vi, mức độ sử dụng hiện nay..., trong đó nhãn hiệu chỉ được coi là “được sử dụng” khi việc sử dụng đó được tiến hành trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, quảng cáo, tiếp thị hợp pháp) và bằng chứng về khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan của chủ nhãn hiệu. Trong trường hợp này, nhãn hiệu đó chỉ được thừa nhận là có khả năng phân biệt khi được thể hiện ở dạng đúng như dạng mà nó được sử dụng liên tục và phổ biến trong thực tế".
Theo quy định của pháp luật nêu trên, những nhãn hiệu có yếu tố cấu thành (chữ, hình ảnh,...) mang tính chất mô tả hàng hóa, dịch vụ hoặc có ý nghĩa mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ nhãn hiệu sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt. Nên, những nhãn hiệu này sẽ bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ: Những nhãn hiệu có yếu tố mang tính chất mô tả nhưng đã và đang được sử dụng với chức năng nhãn hiệu và được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi và nhờ đó nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan sẽ được coi là có khả năng phân biệt.
Để được áp dụng ngoại lệ này, chủ sở hữu nhãn hiệu phải cung cấp được bằng chứng về việc sử dụng một cách rộng rãi nhãn hiệu đó (thời gian bắt đầu sử dụng, phạm vi, mức độ sử dụng hiện nay..., trong đó nhãn hiệu chỉ được coi là “được sử dụng” khi việc sử dụng đó được tiến hành trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, quảng cáo, tiếp thị hợp pháp) và bằng chứng về khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan của chủ nhãn hiệu. Trong trường hợp này, nhãn hiệu đó chỉ được thừa nhận là có khả năng phân biệt khi được thể hiện ở dạng đúng như dạng mà nó được sử dụng liên tục và phổ biến trong thực tế.
Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ: Những nhãn hiệu có yếu tố mang tính chất mô tả nhưng đã và đang được sử dụng với chức năng nhãn hiệu và được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi và nhờ đó nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan sẽ được coi là có khả năng phân biệt.
Để được áp dụng ngoại lệ này, chủ sở hữu nhãn hiệu phải cung cấp được bằng chứng về việc sử dụng một cách rộng rãi nhãn hiệu đó (thời gian bắt đầu sử dụng, phạm vi, mức độ sử dụng hiện nay..., trong đó nhãn hiệu chỉ được coi là “được sử dụng” khi việc sử dụng đó được tiến hành trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, quảng cáo, tiếp thị hợp pháp) và bằng chứng về khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan của chủ nhãn hiệu. Trong trường hợp này, nhãn hiệu đó chỉ được thừa nhận là có khả năng phân biệt khi được thể hiện ở dạng đúng như dạng mà nó được sử dụng liên tục và phổ biến trong thực tế.
Thực trạng bảo hộ nhãn hiệu có yếu tố mô tả tại Việt Nam và một số nước trên thế giới
Trường hợp đăng ký nhãn hiệu “DOUBLEMINT”
* Trường hợp đăng ký nhãn hiệu “DOUBLEMINT” tại Việt Nam
Năm 1986 Hãng kẹo Mỹ Wrigley JR. Company (Hoa Kỳ) muốn đăng ký nhãn hiệu “DOUBLEMINT” tại Việt Nam cho sản phẩm kẹo, kẹo cao su. Tuy vậy qua thăm dò Công ty thấy khó có khả năng nhãn hiệu này được chấp nhận đăng ký dưới dạng chữ đơn thuần vì dễ bị coi là mang tính mô tả nên không có tính phân biệt theo Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hóa (1982) của Việt Nam.
Để thực hiện mục đích là bảo hộ được nhãn hiệu của mình cho sản phẩm kẹo, đặc biệt là kẹo cao su rất thịnh hành trong thời gian này tại nhiều nước, ngày 29/10/1986 Công ty Wrigley đã nộp đơn số 4-1986-00686 đăng ký nhãn hiệu kết hợp “Wrigley’s DOUBLE MINT - Chewing Gum & Hình mũi tên hai đầu” (hình dưới đây) cho sản phẩm kẹo, kẹo cao su (Nhóm 30).
Khi xem xét và thẩm định nhãn hiệu, Cục Sáng chế (nay là Cục Sở hữu trí tuệ ) nhận thấy nhãn hiệu chứa các thành phần chữ “Chewing Gum” (kẹo cao su) và “Doublemint” (được hiểu là: gấp đôi bạc hà) nên đều mang tính mô tả sản phẩm không có khả năng bảo hộ theo quy định tại Điều 3.2(c) Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hóa (1982). Tuy vậy, với việc kết hợp các phần chữ trên với tên Công ty và phần hình độc đáo nên tổng thể nhãn hiệu có thể tạo nên tính phân biệt, vì vậy Cục đã cấp GCN ĐKNH số 655 ngày 10/04/1987 cho đơn đăng ký nêu trên với hạn chế (disclaim) như sau : “Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng: “DOUBLEMINT”; “Chewing Gum”.
Sau khi được đăng ký, Công ty Wrigley mở rộng việc tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu này trên khắp Việt Nam. Trên cơ sở đó, sau hơn 13 năm từ khi đăng ký nhãn hiệu đầu tiên, ngày 12/11/2010 Công ty đã tiếp tục nộp đơn số 4-2010-23974 đăng ký nhãn hiệu chữ tiêu chuẩn “DOUBLEMINT” cho các sản phẩm nhóm 30. Trong các tài liệu bổ sung cho hồ sơ đăng ký Công ty đã chứng minh được nhãn hiệu đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi tại Việt Nam nhiều năm qua nên đã đạt được khả năng phân biệt xác định cho người tiêu dùng (“secondary meanning” theo Luật Hoa Kỳ và một số nước khác) nên ngày 17/11/2011 Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp GCN số 175 707 bảo hộ nhãn hiệu chữ nêu trên mà không có bất kỳ một loại trừ (disclaim) nào.
Luật gia Bùi Thị Phượng - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
* Trường hợp đăng ký nhãn hiệu DOUBLEMINT tại châu Âu
Năm 2001, Công ty Wrigley (Hoa Kỳ) nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu Cộng đồng Châu Âu (CTM) cho nhãn hiệu “DOUBLEMINT” dùng cho sản phẩm nhóm 30 “các sản phẩm kẹo, đặc biệt là kẹo cao su” tại Cơ quan Nhãn hiệu và Kiểu dáng Châu Âu (OHIM). OHIM đã từ chối đăng ký cho nhãn hiệu này với lý do nhãn hiệu mô tả sản phẩm (Theo Điều 7(i)(c) của Quy chế nhãn hiệu Cộng đồng của EU). Công ty Wrigley không đồng ý và kiện lên Tòa án Sơ thẩm Châu Âu (EGC) với lập luận là nhãn hiệu: (i) không hoàn toàn mô tả trực tiếp sản phẩm; (ii) nhãn hiệu là chữ ghép nên đã tạo nên từ mới có khả năng phân biệt.
Tòa EGC đồng ý với lập luận này và bác bỏ quyết định từ chối của OHIM khi kết luận: nhãn hiệu xin đăng ký có khả năng phân biệt cho sản phẩm kẹo cao su vì nó không hoàn toàn mang tính mô tả trực tiếp mà có tính giả định vì có ít nhất 2 nghĩa có thể được hiểu: (i) hoặc là chứa 2 loại bạc hà khác nhau; (ii) hoặc chứa bạc hà gấp 2 lần mức bình thường. OHIM không đồng ý và kiện lên Tòa Công lý Châu Âu (ECJ). Sau khi xem xét, ngày 23/10/2003 Tòa ECJ đã khẳng định: "EGC đã sử dụng phép đánh giá (test) sai khi đánh giá nhãn hiệu đăng ký có mô tả hay không theo quy định Điều 7(i)(c)".
Để đánh giá nhãn hiệu có hoàn toàn mô tả hay không Tòa phải xem xét: “Liệu nhãn hiệu liên quan có thể được sử dụng bởi những người làm kinh doanh khác để chỉ tính chất, chất lượng của hàng hóa/dịch vụ hay không?”. Nghĩa là phải xem xét, liệu nhãn hiệu đó có phải được để cho các doanh nghiệp khác cũng được tự do sử dụng hay không vì lợi ích chung của công chúng. Do đó, “một dấu hiệu phải bị từ chối theo Điều 7(i)(c) nếu ít nhất một ý nghĩa có thể có của dấu hiệu chỉ tính chất, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Nguyên tắc trên được quán triệt lại để Tòa Sơ thẩm áp dụng để xử các vụ tương tự trên lãnh thổ EU.
Như vậy “DOUBLEMINT” bị từ chối bảo hộ (tại thời điểm đó, năm 2003, nhãn hiệu này cũng chưa hội tụ đủ các căn cứ để áp dung nguyên tắc “secondary meaning” cho việc đăng ký bảo hộ).
Xem thêm về mức xử phạt với hành vivi phạm quyền sở hữu trí tuệ
Trường hợp đăng ký nhãn hiệu “BABY - DRY”
* Trường hợp đăng ký nhãn hiệu “BABY - DRY” tại Việt Nam
Ngày 12/04/2000, Công ty Procter & Gamble (Hoa Kỳ) qua Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (P&A) nộp đơn số 4-2000-45998 xin đăng ký nhãn hiệu “BABY - DRY & hình” cho sản phẩm “Tã lót trẻ em” (Cl.16) tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Do nhãn hiệu cấu tạo từ phần chữ BABY - DRY và phần hình là một băng giấy đơn giản, thẩm định viên nhãn hiệu đã ra thông báo từ chối tạm thời nhãn hiệu trên với lý do phần chữ mô tả công dụng của sản phẩm mang nhãn hiệu, đó là làm khô ráo cho em bé nên nhãn hiệu không được chấp nhận bảo hộ theo quy định.
Procter & Gamble qua Văn phòng P&A đã nộp đơn khiếu nại với lý do nhãn hiệu xin đăng ký là ở dạng kết hợp với hình băng giấy nên góp phần tạo một tổng thể có tính phân biệt, nhưng quan trọng hơn là nhãn hiệu không sử dụng cách sắp xếp chữ thông thường là DRY - BABY để mô tả trực tiếp sản phẩm, mà hoán vị thành BABY - DRY tạo một sự khác biệt đáng kể trong sử dụng trật tự ngôn từ tiếng Anh. Điều đó thực sự gây ấn tượng để dễ nhớ dễ phân biệt cho người tiêu dùng.
Trao đổi giữa chủ nhãn hiệu và Cục Sở hữu Trí tuệ được thực hiện trong nhiều năm sau đó để làm rõ hơn lập luận của chủ nhãn hiệu về trường hợp một nhãn hiệu tuy chứa các yếu tố khi đứng riêng biệt là mô tả nhưng khi kết hợp chúng với nhau một cách khác thường đã tạo nên khả năng phân biệt cho nhãn hiệu đó. Cùng các chứng cứ bổ sung là nhãn hiệu đã được đăng ký và sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới và đặc biệt là được OHIM cấp đăng ký là nhãn hiệu cộng đồng của EU, Cục Sở hữu trí tuệ đã chấp nhận lập luận của Văn phòng P&A - đại diện của chủ nhãn hiệu và ra quyết định cấp GCN ĐKNH số 81271 ngày 18/04/2007 bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “BABY - DRY & hình” không bảo hộ riêng “BABY” và “DRY”.
Như vậy, kết hợp “BABY - DRY” của Procter& Gamble được bảo hộ độc quyền cho sản phẩm nhóm 16, nhưng các thành phần riêng biệt là “BABY” và “DRY” không thuộc độc quyền của Công ty trên.
* Trường hợp đăng ký nhãn hiệu “BABY - DRY” tại Châu Âu
Năm 2001, Procter& Gamble nộp đơn cho OHIM đăng ký nhãn hiệu cộng đồng “BABY - DRY” cho sản phẩm “tã trẻ sơ sinh”. Các thẩm định viên OHIM đã từ chối đăng ký nhãn hiệu này với lý do “BABY - DRY” quá là mô tả. Procter& Gamble đã nộp đơn khiếu nại với biện luận rằng nhãn hiệu không mô tả trực tiếp sản phẩm mà chỉ gợi ra mục đích của tã là giữ cho trẻ nhỏ luôn khô ráo bởi vậy tên đó phù hợp để làm nhãn hiệu. Về phần mình, OHIM vẫn khẳng định nhãn hiệu là không có khả năng phân biệt nên không thể được chấp nhận bảo hộ theo Điều 7(1)(b) và (c) của Quy chế Nhãn hiệu cộng đồng.
Tòa Sơ thẩm Châu Âu (EGC) cũng đồng ý với quyết định đó của OHIM và cho rằng “BABY - DRY” đơn thuần chỉ thông tin cho người tiêu dùng về mục tiêu hướng tới của sản phẩm mà không thể hiện một điểm bổ sung nào để tạo tính phân biệt cho nhãn hiệu.
Procter& Gamble lại kiện tiếp lên Tòa Công lý Châu Âu (ECJ). Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng vụ việc, Tòa Công lý Châu Âu đã bác bỏ hoàn toàn phán quyết của Tòa Sơ thẩm. Cơ sở để Tòa Công lý chấp nhận sự bảo hộ cho nhãn hiệu “BABY - DRY” là: “Bất kỳ một sự khác biệt nào có thể cảm nhận được giữa các từ mô tả như chúng vẫn thường được dùng và cách chúng được thể hiện cụ thể trên nhãn hiệu là đã đáp ứng điều kiện về tính phân biệt, thậm chí đó chỉ là việc sử dụng cú pháp đảo chữ khác thường (Baby- Dry thay vì Dry-Babby).
Từ thực trạng bảo hộ nhãn hiệu “Doublemint” và “BABY - DRY”, Tòa Công lý Châu Âu có một số nguyên tắc về giải quyết tranh chấp liên quan đến đăng ký nhãn hiệu như sau:
- Một kết hợp đơn giản của các yếu tố mô tả sẽ vẫn chỉ mang tính mô tả và không có khả năng bảo hộ, ngoại trừ nó đạt được secondary meaning.
- Một kết hợp từ chính những yếu tố trên sẽ trở nên có khả năng bảo hộ nếu nó chứa bất kỳ một sự biến đổi nào cố thể cảm nhận được.
- Các từ mang tính mô tả sẽ không được bảo hộ riêng mà thuộc sử dụng chung của công chúng.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về lĩnh vực này, hãy tham khảo tại: Sở hữu trí tuệ là gì ?
Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Bùi Thị Phượng - Phòng Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest
Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:
- Bài viết trong lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
- Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
- Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected].
Bình luận